企业出海需谨慎，知己知彼至关重要

在扬帆出海的过程中，企业需要密切注意哪些问题？防范哪些风险？

企业出海时面临的风险

经济全球化、一体化目前已经进入高速发展阶段，越来越多的企业在本土开疆扩土的同时，也逐渐将目光投向了国际市场。而在众多出海的企业当中，又以互联网为依托的视频领域企业表现最为抢眼。随着互联网技术的不断进步，人们在日常生活中获取资讯、满足文化娱乐需求的渠道和交流模式也越来越多，譬如互动性较强的直播、可以随时随地记录日常生活的短视频、针对节目影视剧实时吐槽互动的弹幕等，目前都发展得如火如荼，受众群体也很快从本土延展至国际市场。

但是与此同时，伴随着越来越多的企业出海，企业在东道主国家所出现的问题以及潜在的风险也逐渐凸显。有的体现在企业缺乏对海外投资环境及项目预估的决策风险，有的体现在经营管理、财务内容等商业风险，也有的体现在对东道国法律不甚了解，对与自身联系紧密的经营决策缺乏充分的尽职调查，甚至面临企业自身知识产权等其他权益遭受侵犯，无法得到有效保护的法律风险。

一桩引发高度关注的诉讼

近期，日本知识产权高等法院作出判决认定某一美国视频网站企业在日本的运营过程中侵犯了日本企业的专利权。该案背后折射出的问题是知识产权及相关法律法规的地域性特点，对“出海”企业的知识产权维权及侵权风险防控带来的影响，值得各方企业关注。这也给诸多中国出海企业带来了提示与警醒：企业在拓展国外市场的同时，在知识产权布局、保护、尽职调查等方面也务必要做好充分准备。

该案件的详情如下：

“FC2 Video”网站由美国企业FC2株式会社运营。该网站面向日本用户，为其提供包括日语在内的多种语言的付费或免费的Web服务，其中以博客和个人主页最为有名。该公司总部位于美国内华达州拉斯维加斯。虽然FC2 Video系统中的“用户终端”位于日本境内，但负责处理信息的“服务器”则位于美国。

日本本土的著名弹幕视频分享网站“Niconico动画”（日语：ニコニコ動画），其运营公司为多玩国株式会社（DWANGO,CO.,LTD.）。该公司总部位于东京市中央区，是一家日本企业。Niconico动画网站的一大特色是在视频播放过程中，用户可以针对视频内容实时发表评论信息，由于评论像是一条条发射出来的子弹一样边移动边显示，这种实时评论被形象地称之为“弹幕”[0]。Niconico动画系弹幕视频网站的开创者。多玩国株式会社于2007年3月2日在日本申请注册该项技术专利，于2019年5月17日获得第6526304号“评论发布系统”（弹幕）专利，即“一种评论发布系统，其包括服务器、经由网络连接到服务器的多个终端设备”。

【原告涉案专利图（来源：https://www.bilibili.com/read/cv25128477）】

多玩国株式会社与FC2株式会社之间的诉讼争议，正是围绕该“弹幕”专利展开。多玩国株式会社认为：FC2 Video网站使用的弹幕功能落入其第6526304号（注1）发明专利技术范围，从美国的“服务器”向日本国内的“用户终端”发送文件属于专利“系统”的“生产”。多玩国株式会社遂以侵犯其弹幕功能发明专利为由，针对FC2等向东京地方法院起诉，要求其停止侵权行为并进行赔偿。

两次不同的法院判决结果

东京地方法院认为：认定涉案专利系统属于专利法意义上的生产（注2），系统的构成要素需要全部都在日本国内制作。然而，FC2的评论发送服务器不在日本领土内，即专利系统的一部分不在日本境内。因此基于地域主义原则，法院驳回了多玩国株式会社的诉讼请求。

多玩国株式会社不服一审判决，向知识产权高等法院提起上诉。2023年5月26日，知识产权高等法院经过大合议作出二审判决，认为：涉案专利中评论的发送和接收是一体的行为，FC2评论的发送和接收是在日本国内进行，日本的用户终端承担该系统的重要功能，发明效果也产生于日本，且FC2的使用行为会影响多玩国株式会社的经济效益。最终认定FC2株式会社侵犯了多玩国株式会社的发明专利权，判决FC2株式会社停止弹幕功能并支付损害赔偿。

日本知识产权高等法院考虑到该案件的重要性，在判决过程中，利用第三方意见征集制度（注3）方式向一般公众、学者、专家等广泛征求意见。本案中，在征求公众意见后，知识产权高等法院给出了判断标准：即使当服务器位于日本国外时，也应当综合考量下列因素来判断日本国内是否存在生产行为：

A.实施行为的具体形态：传输和接收是作为一个整体进行的，日本用户终端收到各个文件的同时，FC2系统得以完成，因此可以理解为收发信都是在日本国内完成的；

B.在发明的诸多要素中，位于日本国内的各要素所发挥的功能和作用：位于日本的用户终端实现了判断单元和显示位置控制单元的功能，这些功能确保了视频上显示的评论互不重叠，从而实现了该发明的主要功能；

C.发明的效果产生于何处：以评论的形式提高用户交流过程中的娱乐性，这一效果在日本得以实现；

D.使用发明的行为对专利权人产生的经济影响：多玩国株式会社在日本国内使用该发明所能获得的经济利益，会受到FC2使用行为的影响。

【FC2系统的构成和运行的说明图 来源：日本知识产权高等法院网站】

【FC2系统的构成和运行的说明图－－翻译稿】

案件对我国出海企业的警醒

上述案例虽然仅仅聚焦在专利权的地理效力范围，但是对我国企业，尤其是目前已经进行海外布局或即将出海的企业来说，亦是一个重要的警醒——那就是企业在出海之前，务必要提前做好相关预案，以有效应对他国知识产权政策不同带来的法律风险。

首先，在对出海国相关知识产权法律与政策做好尽调的基础上，对企业核心知识产权进行合规审查。知识产权的地域性不仅仅表现在其权属保护的地域限制，不同国家的知识产权相关法律与该国的知识产权政策亦是息息相关。而法律差异带来的后果包括两个方面：1）侵权风险增加：知产地域环境不同，在先权利不同，可能落入他人权利范畴，从而面临侵权风险；2）维权难度增加：知产相关法律政策不同增加维权成本、在出海国固定知识产权权属需要新的投入。而视频领域企业因其依托文化产业发展的特性，对于企业核心知识产权的保护尤为重要，因为核心知识产权往往关系着企业经营的核心业务。因此，有出海需求的企业应当在出海前，对出海国的相关知识产权法律与政策做好尽调，并对企业核心知识产权进行合规审查。

其次，建立健全知识产权风险防控机制，并在运营过程中根据当地最新动态，灵活调整风险防控系统。以其他世界大型企业的成功经验为例，若要保持并发展企业的技术优势，企业尤其是依托文化、技术因素发展的视频领域企业应当即针对存在的、可能存在的知识产权法律风险，构建完善的防范机制，防止知识产权资源的流失，以强化企业的核心竞争力。建立健全风险防控意识不限于包括：1）增强风险防范意识；2）培养专业人才管理，与专业知识产权服务机构合作；3）强化企业内部对知识产权资产管理；4）建立知识产权预警制度。值得注意的是，建立健全知识产权风险防控机制是现代化发展企业都应当着重建设投入，而有出海需求的企业更应当关注，并且要根据当地最新法律政策动态，对这一风险防控系统进行调整。

最后，依托出海国的当地文化、法律特点与公司实际运营情况，开展企业知识产权布局，规划企业知识产权战略。诚如上文，视频领域企业应当及时在出海国针对企业核心知识产权进行固定，但这仅仅是一个开始。文化生产类企业的出海发展离不开对当地文化的汲取与融合。而在企业核心业务发展过程中，亦应当结合出海国的当地文化、法律特点与公司实际运营情况，以企业核心知识产权为核心，逐步建立在出海国的知识产权布局，规划企业知识产权战略，从而为后续在其他国家的发展提供经验模板、法律托底。

对于企业来说，出海本身就既是一种机遇，也是一种挑战。只有在航行过程中不断适应航行风向，不断调整掌舵桅杆，才能做到平稳向前，最终成功抵达目的地。

注1：通过在用户之间共享视频的同时，将用户经由用户终端发送的评论叠加显示在视频上来促进用户之间交流的系统。

注2：《日本专利法》第2条第3款：第1项在产品（包括程序等）的发明中，该产品的生产、使用、转让等（指转让和出租，如果该产品是程序等，则包括通过电信线路而进行提供）、进出口或提出转让等（包括为了转让而进行展览等）行为；

注3：在侵犯专利权诉讼等纠纷中，当事人认为必要时，可向法院申请听取其他当事方的意见，并向广大公众征集对有关发明专利法适用及其他必要事项的意见，要求其提供书面意见。该制度是2021年《日本发明专利法》修正案中引入的程序。

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